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[商标] USPTO要求外国商标申请者在美国指定代表 [复制链接]

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发表于 2018-8-17 17:11:19 |显示全部楼层

美国专利商标局(USPTO)一直致力于抵制不正当的商标申请行为。该机构目前正在考虑转变其商标申请政策,即要求美国境外的商标申请者指定一位美国的法律顾问(或授权的从业人员)来协助其完成商标注册(此要求并不适用于根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》提交的申请)。针对这一政策上的改变,华盛顿Gerben律师事务所的商标和版权律师埃里克·佩罗特(Eric Perrott)认为此举将会有助于完善美国的商标注册制度并维护美国商标的价值。


该名律师的分析如下:


USPTO的官员目前正在对美国商标注册制度的政策变化进行审核,即“美国境外的商标申请者将需要指定一位美国的法律顾问(或授权的从业人员)来协助其完成商标注册”。


一旦该政策实施,美国将与其他采用该政策的国家一样,要求本国的法律顾问协助境外的申请者来进行商标注册。这些顾问不仅可以根据美国的商标法律为申请者提供建议,同时还能够充分意识到在USPTO申请注册一个准确、真实商标的严肃性和重要性。USPTO提出的这种要求能够缓解欺诈性商标申请泛滥的情况。这些不正当的商标申请是由那些没有打算在美国使用商标却提交不合理商标申请的境外申请者所提出的,因而有损于美国商标注册制度的信誉。这将会对商标所有人和申请者造成损害并会加重USPTO审查团队处理此类问题的负担。故意提交欺诈性的商标申请不仅会损坏美国《联邦公报》的诚信度,同时也会增加企业注册商标的成本以及在美国创建新品牌的风险。


埃里克·佩罗特对USPTO的这种政策变化表示支持并希望该机构能够快速审核并实施该政策。


从表面上看,注册一个商标十分“容易”,但实际上其会涉及到不同层面的法律问题。商标申请流程中的每一步(从申请问题到商标所有权问题再到使用证明方面)都会对商标申请尤其是最终的注册结果产生极大的影响。尽管商标申请者可能会相信网络上所声称的“商标申请特价99美元”,但实际上每一个申请都会面临不同的挑战。如果商标所有人不了解或意识不到这些问题,那么从长远来看,这会对其造成致命的损害。


对美国商标注册制度的具体内容缺乏了解可对商标申请造成致命的影响,同时还会严重阻碍企业的业务发展。然而,即使一件商标已经注册成功,注册者在试图通过执行商标权来打击潜在的侵权行为的过程中仍会面临一系列的挑战。这些挑战包括自申请日起未使用商标、缺乏真实的使用意图、所有权问题以及商品和服务范围方面的问题。


由于各国商标法律之间存在着巨大差异,因此许多国际申请者对美国的商标注册制度无法做到了如指掌也在情理之中。事实上,鉴于商标申请涉及到“法律咨询”方面的问题,因此美国不允许外国代理人代表客户在USPTO申请商标注册(加拿大代理人除外)。


当下,尽管美国境外的商标申请者仍然可以亲自提交商标申请,但其经常会犯一些常见的错误。例如这些申请者经常会提交过多的、不同分类的商品和服务清单,而他们实际上并没有打算在美国销售这些商品和服务。这些商标通常会注册成功,因为它们满足了USPTO关于商标注册的最低要求,但其仍然将会面临诸多挑战。


一方面,这会加重USPTO审查员的负担,因为他们需要对每个分类的申请费用超过275美元的标志进行审查和分析。另一方面,这还会对企业的发展以及为自身的标志进行注册造成负担。在商标的尽职调查中,如果企业对一个有争议的商标注册产生了质疑,那么其将需要花费一笔重金来分析其中的风险并申请开展双方复议程序来挑战这一商标注册。而对于一个力图创建新品牌的企业来说,其可能会决定花费相同的时间和金钱来创建一个不同的品牌。因此,这些问题不仅会增加企业创建和拓展品牌的风险,同时还会增加企业的成本。


除了美国正在计划实施上文所述的政策(要求外国申请者任命一位美国法律顾问来进行商标注册)之外,全球许多国家已经采用了这项政策。例如日本《专利法》第8条的规定,未在日本居住或定居的申请者不能在日本专利局(JPO)直接进行商标申请,其必须在日本指定一名代表来协助其进行商标注册。在欧盟,尽管外国申请者可以亲自提交商标申请,但是一旦提交了欧盟商标申请,这些申请者在收到关于商标申请的缴费通知前后必须指定一名代表来处理相关申请事宜。许多其他国家也要求外国申请者指定当地的一名代理人或律师作为代表,而美国目前还并未采用这项政策。


美国对这项政策最担忧的地方在于:在美国成功创建品牌的外国商标所有人在促进全球经济健康发展方面发挥着重要的作用,这项政策是否会对其造成阻碍。然而针对外国商标申请者提出的限制性要求对于全球市场而言并不是贸易保护主义的表现。虽然这种要求可能会导致合法的品牌所有人花费相对较高的成本来注册其商标,但商标顾问能够为商标申请者带来的好处会远远超过指定这种顾问来进行商标申请所带来的负担。事实上,许多美国境外的品牌所有人都了解美国商标的重要性和价值。但是,鉴于在美国注册商标可能会涉及到种种复杂的问题和风险,因此他们无论如何都将会选择指定一名美国的法律顾问来进行商标申请。


此外,如果USPTO《联邦公报》的信誉度遭到欺诈性或不正当的商标申请的破坏,那么无论对于外国还是美国的商标所有人而言,美国商标注册的价值和重要性都会大打折扣。


因此,为了维护美国商标注册制度的权威以及美国商标的价值,USPTO的上述提议应该得到大众的支持。(编译自www.worldtrademarkreview.com







来源:中国保护知识产权网


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