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[管理] 企业知识产权管理的七条精髓 [复制链接]

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发表于 2018-5-15 13:09:27 |显示全部楼层
    在企业的知识产权管理工作中,涉及到的知识点、难点众多,在这篇文章中,我试图提炼出一些高发的、突出的问题或者知识点,通过提炼出的这几条“精髓”就可以解决企业知识产权管理过程中的大部分问题。本文一共找到了七点,这七点没有逻辑关系,也没有主从关系,也没有理论依据,仅仅是我对知识产权司法实践的总结和认识,希望这种提炼能对企业的知识产权管理工作有所帮助。

    一、 每一种知识产权都是有时间限制的

    我们可以罗列出《专利法》、《商标法》、《著作法》对于知识产权的保护的规定。在人类的历史长河中,知识产权的产生时间较短。在知识产权并未产生的年代,也并没有影响到人类的发展。所以,知识产权不是必须存在的事物。

    那么为什么出现知识产权呢?知识产权法的出现是有特定目的的,简单的来说,就是“给智慧之火浇上利益之薪”。通过知识产权制度来促进科技、文化的发展,最终希望这些人类的智慧,文化作品、技术方案、发明创作回到社会之中,成为社会的共同财富,所以每一项知识产权都时间限制的,不是没有期限的。

    《专利法》第四十二条规定的发明专利的期限为二十年,实用新型专利和外观设计专利的期限为十年。《商标法》规定的注册商标的有效期为十年(当然,可以续展)。著作权方面,自然人的作品保护期为作者终生及其死亡后五十年(《著作权法》第二十一条);法人作品的著作权保护期为发表之日起五十年。外国的作品,一般受到国民待遇保护,其本国对于权利的保护时间低于我国的规定的除外。

    二、 专利保护的是书面技术方案

    这里要强调的是,专利保护的是写在纸上的技术、技术方案,绝不是研发人员、技术人员实际上做出这个技术方案。它保护的是写在权利要求书、说明书,画在图纸上的技术方案。

    举一个曾经做过的案子作为案例(因为保护当事人隐私的需要,我们略去了部分细节信息)。XXX专利是汽车制造领域的一个发明专利,该专利的权利要求书上明确写明了该专利的权利要求,大家现在看这个权利要求会觉得很简单。实际上,真正的技术变革往往并不复杂,往往是一层窗户纸。但是这个技术方案在汽车制造领域就非常不简单了,这是一个变革。这个专利是一个方法专利,就好比某个产品以前按照1、2、3的顺序去制作,现在采用1、3、2这样的顺序也能进行制作,这就非常不一样了。因为前一个顺序技术方案适用的是老的技术手段,没有电脑控制的一次成型的机床,无法做到后一个顺序。现在呢,随着科学、技术的发展,电脑、人工智能开始出现,无人设备被广泛使用,制作产品的顺序利用这些条件发生变化,大大提高了效率和质量,降低了成本,这就是一个变革。

    但是当时我们仔细看这个专利,发现是有问题的,通过跟技术人员沟通,原来真正的技术方案并不是这样子的。比如说,权利要求一种写的是“均加工孔”,而真正的技术方案应当是“同时加工多个孔”。就这样几个字的差别,在技术特征的理解上差别是非常大的。如果采用后一种表述方式,所有的汽车公司制造汽车都要向这个专利所有人交费。因为几字之差,其富有变革性的技术方案无法得到法律法律的全部保护。

    法律保护的是书面的技术方案,无论实际上的技术在优秀,如果该技术没有形成书面的文字,没有写进权利要求书,或者写的时候专利撰写人员没有真正理解该技术,写的技术方案与真正的专利不一样,那么真正的专利得不到法律的保护,法律只保护落到纸面上的技术方案。

    三、 技术人员是写不了专利的

    技术人员是很厉害的,可以研发出革命性的技术方案,推动企业发展甚至社会进步。但是术业有专攻,技术人员可以研发出技术方案,但是写不好专利。曾经做过很多的案子,发现凡是专利是由技术人员书写的,大部分都十分容易出现问题。因为专利除了具有技术属性,还具有法律属性,而且法律属性是专利的实质属性。在专利撰写材料中,是有一定要求的,比如怎么书写、如何扩大保护范围,专利法对三性是如何要求的等等。如果达不到《专利法》的要求,在知识产权局审核时是难以通过的。即使通过了,也往往存在很大的漏洞。

    技术人员虽然对自己的专利十分了解,有些技术人员在文字表达能力上也十分厉害,去书写专利,也是会出现问题的。比如说,在专利步骤中,突然出现一些没有得到行业认可的“专业名词”,甚至在百度上都没有准确的定义。专利的保护要求确切的范围。在用词没有准确的定义的情况下,在用这些词的时候,是很难进行保护的。

    另外,专利的技术方案对逻辑性的要求非常强,前面提到的技术特征,下面再提到的时候怎么写,前面没有提到的技术特征,下面突然出现了怎么办?这些问题都非常关键。

    技术人员撰写的专利,涉及到纠纷时最大的问题就是专利保护的范围不清楚,因为是技术人员写的,其本身很清楚自己的专利。但是一旦走到法院,我们要研究的是专利权利要求书和说明书中的书面内容,如果出现上面的问题,则看的法官、律师很难准确理解专利的保护范围。

    四、 职务作品:约定是大于法定的

    职务作品纠纷是经常产生的知识产权纠纷的一种案件类型,很大一部分原因是因为:职务作品的做出人无论是就技术方案、作品与单位之间没有知识产权权利归属协议。虽然大部分都签订了劳动合同,但是一般情况下劳动合同不能解决知识产权的问题。要想解决知识产权的问题,就需要知识产权有关权属的合同,不然的话后果很严重,有关权利归属以及专利奖励都会存在很大的问题,给企业带来沉重的负担和风险。

    《专利法》第六条规定了“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。《著作权法》第十六条规定了,“公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。”

   《专利法》、《著作权法》它们的归属原则是不一样的,尤其是《著作权法》上的很多归属原则,大家不是很了解。

    有一个一定要强调的法律规定,这一条很隐蔽,但是对于科技集中类企业确实非常重要的——《专利法实施细则》第七十八条规定,“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬;被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。”

    上面这条规定是有关专利“一奖二酬”制度的规定,企业的专利发明人不但要拿工资,还要拿奖励和报酬,如果没有约定或者公司制度没有规定,那么就根据法律规定给专利发明人发奖励和报酬,这条就是对于没有约定的职务作品的报酬进行了规定。就该规定而言,无论对哪个企业都不是可以忽略的。

    五、 抢先一步是至关重要的

    知识产权的纠纷中,每一种纠纷都会有时间的问题。即使这个案件审理的不是知识产权获取时间的问题,法官第一项查明的仍然是各种时间的问题,包括:获取时间、使用时间、争议时间、结果时间。时间点,对知识产权来讲特别重要。

    首先,专利方面有一个新颖性的要求,即申请的技术方案在申请之前没有任何单位或者个人就同样技术方案在申请日以前向专利局提出过申请,没有在国内、国外被记载、发表和使用过。同样的技术方案,谁申请早谁就得到专利授权。《专利法》第九条规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。”如果落后了,不但前期的技术研发成本血本无归,而且以后还不得使用该专利技术。

   这里讲一个案例,我曾经代理了一个老专家同国家知识产权局专利复审委员会之间的一个专利行政纠纷诉讼。但是那个涉案专利在新颖性上是有瑕疵的,这个瑕疵是由于技术方案被提前公开了。老专家认为技术方案需要先行试验,试验之后进行改进,再慢慢成型。在实验中,形成了产品并进行销售。即使是专利权人生产的产品,因为在专利申请之前,该专利也没有了新颖性。

    其次,商标对于时间的要求更为重要。《商标法》第三十条规定,“申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。” 第三十一条规定,“两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。”

    在申请商标之前,要进行商标查询,查找准备要申请的商标在此之前有没有被申请注册过。商标类的案件大部分申请不成功都是因为时间的问题,因为已经有了相同或者近似商标了。商标被抢注,说的依然是时间的问题,即被人快一步在一些商品上注册了商标。例如,王某已经注册过某商标,只注册了一类商品(根据《商品和服务分类表》,商标分为45大类,其中34类为商品,11类为服务),而别人却在其他类上申请注册了该商标,则在其他类别上,王某不能再使用。

    六、 知识产权的转让都是复杂的

    知识产权是无形物,而无形物的转让比有形物要复杂。因为法律的特殊规定,知识产权的转让有很多特殊之处。知识产权不像动产可以交付,交付后就算转让成功了,例如电脑的买卖,一手交钱、一手交货交易就完成了。知识产权的转让是复杂的,也更容易出现问题。

    首先,专利的转让有特定的手续,向外国人转让有特殊规定。

    《专利法》第十条规定,“专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”

   《专利实施细则》第十四条规定了“除依照专利法第十条规定转让专利权外,专利权因其他事由发生转移的,当事人应当凭有关证明文件或者法律文书向国务院专利行政部门办理专利权转移手续。”

    根据这些法律规定,专利转让第一要办手续;第二,有些专利是不允许或者有条件转让的,受到国家的控制。

    另外,专利的转让,往往会涉及到专利池的问题。因为专利不会只是单一一个专利,一项技术往往会围绕着有多个专利,构建自己的专利池。当你只取得其中一项专利的时候,往往这项专利是在另外一项或几项专利的基础之上开发出来的,那么只要按照这个专利生产产品,必然会落入他人专利的保护范围,侵犯他人的权利,因此产生纠纷。这种专利的转让最好是一揽子转让。

    其次,商标的转让需要办理相关手续,近似商标的转让有特别规定。

   《商标法》第四十二条规定了,“转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。”

    商标的转让简单的来说,只需要去商标局办理相关的手续。但是在商标注册时,很多企业都会注册联合商标或者防御商标。当只就其中一个商标达成了协议进行转让,但是并不知道其手里还有近似商标。这时在签完协议去商标局办理手续时,商标局会拒绝办理。因此商标转让时,必须连带近似商标一起转让。

    最后,著作权的转让,精神性权利不得转让,应订立书面合同,最怕约定不清楚。

   《著作权法》第二十五条规定,“转让本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利,应当订立书面合同。权利转让合同包括下列主要内容:(一)作品的名称;(二)转让的权利种类、地域范围;(三)转让价金;(四)交付转让价金的日期和方式;(五)违约责任;(六)双方认为需要约定的其他内容。” 第二十七条规定了,“许可使用合同和转让合同中著作权人未明确许可、转让的权利,未经著作权人同意,另一方当事人不得行使。”

    可见,如果在作品著作权不是什么权利都能转让,十七项权利中,前面四项精神性权利权利如果转让是否有效力会发生争议。另外,根据法律规定,如果转让的事项、范围不清楚,则视为没有转让,著作权依然在原著作权(作者)处,所以写不清楚的转让最后会被视为没有转让。

    七、 相当一部分知识产权纠纷是因为人员的流动引起的

    公司的竞争对手往往是自己的前员工,跟其他人相比,前员工是最了解公司产品以及最容易获得技术资料的,甚至前员工就是某项技术的研发人或者某个品牌的申请人、设计人等。当前员工离开企业,进入一家与前面企业相同业务范围的企业或者自己设立一家相同的企业是最可能的选择,这就有了竞争,很多案件就开始发生了。

   “前员工”中的技术人员可以通过以下途径获得或者知悉技术成果:1、自己的非职务成果;2、有自己发明创造的职务成果经本单位同意许可使用的;3、本单位的其他职务成果,通过其他同事或者前同事拿到的。前员工还非常方便获取之前效力企业的这些智力成果:1、宣传材料;2、客户名单;3、计算机程序源代码;4、其他作品。

    从另外一个层面来说,新入职的技术人员也会带来原单位的专利技术方案。在我经手的案件中,曾经有一个公司收购了竞争对手的一个团队,这个团队集体从原单位离职,不但带来了技术人员,还带来了核心的技术,在这个核心技术的前提下,该公司的竞争水平一下子提高了很多。

    当然,这也非常可能引来麻烦和纠纷。为了避免麻烦和纠纷,就需要进行知识产权的调研,比对自己公司新入职员工带来的技术,看原公司是否拥有相关权利。

    如果他们的原单位所使用的专利归属完全是属于他们个人的,单位只是使用的而已, 那么在此人流动到其它单位后,其专利权也随之而流走,此时不存在纠纷,原单位也不得再使用该专利权或技术;专利人与单位有协议约定单位有专利权,那么这属于职务专利的一种情况,根据与原单位所签订的协议或合同处理,前员工不得再使用专利。研发原单位职务发明创造专利技术的人员非常可能不是专利权人,只是具体工作人员,其将原单位的技术以某种形式告知新单位,并指导相关人员完成与原专利技术相近的工作或技术,这样容易造成侵犯原单位的专利权,引起纠纷。

    综上,本文总结了七点有关企业知识产权管理的“精髓”,本文相信如果认真落实这七点,可以解决企业大部分的知识产权问题。本文在论述的时候多倾向于技术性企业,不过文化型企业也是适用的,只不过相比技术型企业要多关注专利的问题,文化型企业要多注意作品著作权和商标的问题,虽然关心的问题不同,核心点是相同的。本文仅是一些经验总结,欢迎行家里手批评指正!(作者:赵虎,律师)







    来源:新浪微博 *本文仅代表作者个人观点

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