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[管理] 企业如何防范“专利门”事件? [复制链接]

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发表于 2018-4-13 10:28:38 |显示全部楼层
    摘要:知识产权尽职调查是指在项目(特别是高新技术项目)投资/并购时,对拟投资对象拥有的核心专利/商标/版权等知识产权进行权属调查、风险分析和价值评估的专业活动,可为项目投资提供决策支撑。

    近年来企业“专利门”事件频发,不仅使企业的诚信度和相关机构的公信力遭人诟病,也为整体行业的自主创新能力蒙上阴影。对高科技公司而言,专利等知识产权的价值更是决定一个项目的成败,知识产权的尽职调查至关重要。本文将围绕企业项目中知识产权的尽职调查,就知识产权尽调的重要性、知识产权尽调的调查评价体系、知识产权的尽调流程和知识产权尽调的注意点展开详述。

    一、为什么要专门进行知识产权的尽职调查?

    1)识别拟投资知识产权客体的风险

    案例1:

    2001年某市某微硬盘公司联合当地政府投资20亿元建设微硬盘项目,然而该公司所持有的微硬盘技术是另一家甲公司从硅谷某硬盘公司盗窃后,以技术入股的形式带入某市微硬盘公司,而该微硬盘公司因事前没有做知识产权的尽职调查,对此事全然不知。

    项目成立后,著名的某外资公司在美国加州提起诉讼,要求该微硬盘公司赔偿2360万美元,并永久禁止该公司在美国进行硬盘的市场、销售和分销活动。诉讼进行了长达5年的时间,最后该微硬盘公司因自身在知产尽调问题上的疏忽倒闭,留下8.7亿元的不良贷款,同时更使得当地政府20亿元的巨额投资打了水漂。

    案例2:

    2014年,重庆某医药公司公告收购深圳某医疗公司100%股权,但没有对该公司所持有的专利进行彻底的知产尽调。一个月后,该医疗公司被第三方公司诉讼,被告其产品侵犯对方专利。同月底,该医疗公司核实情况后,不得不与原告达成和解协议,向原告支付医疗专利许可费2600万,才获准在中国大陆使用对方7项专利技术。

    可见,对技术主导型企业来说,在投资项目或收购企业时,如果不对对方的专利技术进行彻底的尽职调查,企业在日后的经营中随时有可能承受重大损失甚至破产,正确认识拟收购企业(技术)的知产风险对企业经营具有很大的价值。

    2)客观认识拟投资知识产权客体的价值

    案例3:

    1998年某众汽车在没有明确确认商标权属问题的情况下,就花费了7亿美元并购另一汽车公司的部分轿车设计和生产设备,最终无法在其自主生产的高端汽车上使用该公司的商标;反之,他们的竞争对手某马只用了6500美元就购得了该汽车商标。

    可见正确认识拟投资知识产权客体的价值是企业进行投资决策的前提,能够帮助企业通过最少的投入最快最准确的实现效益产出。

    二、知识产权尽调的调查评价体系

    知识产权包括专利、商标、版权等,其中,专利的尽调专业性最强。以专利为例,知识产权尽调评价体系包括:




    企业知识产权的尽职调查从知识产权的法律风险、法律价值、技术价值和市场价值四个维度,选取权利归属、知识产权纠纷、有无质押、其它风险因素、权利有效性、权利稳定性、权利范围、技术发展趋势、核心专利解析、主要竞争对手情况、技术成熟度、可实施性为评价指标,合理选取参数,量化打分,在此基础上进行综合评价,给出书面意见,形成知识产权尽职调查报告,供投资决策参考。

    三、知识产权尽调的流程




    四、知识产权尽调的注意点

    1、 专利

    调查内容包括:

    1) 发明、实用新型、外观设计的权属是否属于拟上市企业所有。

    注意⚠:不但要看相关的权利证书,还可以通过到网上或相关部门检索加以证实。最直接有效的证据就是查询专利登记簿,并且要取得专利登记簿副本作为调查证据,专利登记簿与专利证书上记载的内容不一致的,以专利登记簿上记载的法律状态为准。

    2) 确认职务发明、合作发明、委托发明等确定其法律关系的法律文书

    注意⚠:在合同约定前提下,权属与合同约定不一致的造成权属变更的可能性是很大的,这可能是产生专利权属纠纷的主要原因。




(风报系统中的知识产权板块)


    2、商标

    调查内容包括:

    1)商标的权属和法律状态

    注意⚠: 最直接有效的方式还是向国家商标局档案部门调取该商标的书面档案材料,这样的证据能直接全面的反映所要调查的商标的权属及法律状态,档案所记载的内容与专利登记簿差不多,包括权利人、许可情况、是否续展等内容。

    2)商标的使用情况

    注意⚠: 企业的商标需要从不同的方面进行考察,比如企业的产品或者服务、企业网站、企业宣传册、广告等是否与注册商标及其核定的商品或者服务类别一致,商标法规定企业应当以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

    3、 版权

    调查内容包括:

    1)普通版权的取得

    注意⚠: 在我国,版权自作品创作完成之日起产生,版权登记不是取得版权的前提条件,但是版权登记证明文件是登记事项的一种初步证明,可以作为主张权利或提出权利纠纷行政处理或诉讼的证明文件。

    2) 特殊版权的取得,

    注意⚠: 计算机软件版权由中国版权保护中心负责登记;其他具有独创性的作品,如文字、美术、摄影、电影、音乐、建筑作品及工程设计图等,可由省版权登记部门负责登记。

    随着科技的发展,知识产权已逐渐成为公司整体价值的重要支柱。现代的公司交易通常包含大量的知识产权,管理者们往往将其注意力集中到交易的完成上,对知识产权在交易中可能扮演的重要角色既不了解也没有注意,看完上述内容,贵企业的知产风险,你预防了吗?




来源:TOM网



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