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浅谈《专利法》第26条第3款和第4款及二者在无效请求中的应用(上) [复制链接]

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发表于 2017-9-25 17:47:29 |显示全部楼层
    《专利法》第26条第3款规定:说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

    《专利法》第26条第4款规定:权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

    《专利审查指南》中指出:说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明,应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。也就是说,说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求。

    所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。   

    说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案,详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式,完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容,达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。

    以下各种情况由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现:

   (1)说明书只给出任务和/或设想,或者只表明一种愿望和/或结果,而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段;

   (2)说明书中给出了技术手段,但对所属技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清的,根据说明书记载的内容无法具体实施;

   (3)说明书中给出了技术手段,但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题;

   (4)申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案,对于其中一个技术手段,所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现;

   (5)说明书中给出了具体的技术方案,但未给出实验证据,而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。例如,对于已知化合物的新用途发明,通常情况下,需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果,否则将无法达到能够实现的要求。


    《专利审查指南》中还指出:权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持。

    权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。

    对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求,应当审查这种概括是否得到说明书的支持。

    通常,对产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。

    对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

    此外,如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用,但对所属技术领域的技术人员来说,并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式,则权利要求中的功能性限定也是不允许的。

    方法权利要求得到说明书支持也并不意味着产品权利要求必然得到支持。

    但是权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表述,并不意味着权利要求必然得到说明书的支持。

    其次,每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。

    简单总结来说,专利法26条3款主要讲的是说明书是否公开充分的问题,也即说明书是否作出了清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;法26条4款主要讲了两个方面,一是权利要求是否得到说明书的支持,也即权利要求书应当以说明书为依据,二是权利要求是否清楚,也即权利要求书应当清楚、简要地限定要求专利保护的范围。其中,权利要求是否得到说明书的支持,分为两种情况,一是权要的上位概括是否以说明书为依据,得到支持,二是权要的功能性限定是否以说明书为依据,得到支持;权利要求是否清楚,主要包括主题是否清楚,引用关系是否清楚,语句是否清楚等。

    下面我们来说说《专利法》第26条第3款与第4款的内在联系:

    上述这两个条款虽然是《专利法》分别对说明书和权利要求书所提出的要求,即适用对象不同,但是却有着密切的内在联系,往往需要综合考虑权利要求书和说明书的内容,不能简单、割裂地单方面来分析。

    当说明书中的部分公开不充分时,还应该注意公开不充分的部分是否涉及权利要求,如果涉及,那么应当适用《专利法》第26条第4款。

    对于权利要求所要求保护的技术方案来说,说明书相应部分的内容符合《专利法》第26条第3款是该权利要求能够符合第26条第4款的一个必要条件,如果权利要求所要求保护的技术方案在说明书中未得到充分公开,即说明书的相应部分不符合《专利法》第26条第3款,则说明书就不能对权利要求提供足够的支持作用,即该权利要求从说明书已经公开的内容中不能得出或概括得出,因此该权利要求也就不符合《专利法》第26条第4款。

    此外,我们再说说权利要求清楚、权利要求得到说明书的支持和说明书充分公开三者之间的关系:

    权利要求清楚和权利要求得到说明书支持的关系。

    首先两者的法律概念是不同的。权利要求得到说明书支持是对权利要求所记载内容的一种限定,要求所记载的技术方案应当以说明书为依据。而权利要求清楚强调的是对权利要求内容的表达方式,即权利要求的表达应当清楚简要,以保证专利权的保护范围是确定的。但是就某种意义而言,两个条款的规定又是相关的,因为它们都关系到专利权的保护范围。

    在某些情况下,一项权利要求可能同时不符合清楚和支持的规定。如果一项权利要求中的一部分技术内容在说明书中没有记载,同时权利要求对这部分内容的表述又存在不清楚的缺陷,因此它既得不到说明书的支持,又不满足权利要求清楚的规定。

    对于功能性限定特征的不当使用就同时涉及这两个问题,只是侧重不同。权利要求清楚侧重审查使用功能性限定的权利要求是否存在不便于用结构特征进行描述,或用结构特征不如用功能性限定特征描述,从而导致保护范围不清楚的情况,而权利要求支持更侧重对用功能性限定概括的保护范围是否是说明书所公开内容的适当概括的审查。但是应该强调,由于使用功能性限定导致保护范围过宽从而超出说明书所能概括的范围的情形并不必然导致权利要求不清楚。

    权利要求清楚和说明书充分公开的关系。

    权利要求清楚性问题与说明书充分公开所要求的“清楚”含义不同。按照充分公开的要求,说明书必须达到“清楚、完整、能够实现”的程度,其中“清楚”是指说明书应当主题明确、表述准确,“能够实现”是判断说明书是否“清楚”的标准。而权利要求的清楚性则是以要求保护的范围清楚为标准。但是两者又是相互联系的,均要求清楚地表述发明。

    由于两者针对的对象不同,因而两者的法律适用比较明确。权利要求清楚针对的是权利要求书,而说明书充分公开针对的是说明书。权利要求清楚不一定说明书就一定充分公开,而说明书充分公开也不一定权利要求就清楚。

    权利要求得到说明书支持和说明书充分公开的关系。

    “充分公开”和“得到支持”的区别在于:“充分公开”和“得到支持”各自针对的对象不同,分别是说明书和权利要求书。另外两个条款所要解决的问题也不同,“充分公开”解决的是说明书公开的实施方案是否能够为所属技术领域的技术人员实现,“得到支持”即以说明书为依据解决的是权利要求的范围是否能够由说明书公开的实施方案概括得出。

    它们之间的联系在于:针对的事实可能相同,例如,说明书中公开的实施方案达到能够实现的要求,而权利要求请求保护的范围覆盖了该所述实施方案的所有变型、等同交换等。当权利要求的范围中所包括的某些变型方案或者等同变换不能达到能够实现的要求,或者不具备申请人在说明书中公开的性能或用途,则既可以认为权利要求的范围是不能由说明书充分公开的那个实施方案所概括得到的,也可以认为权利要求请求范围内的那些变型方案或者等同变换在说明书中没有得到充分的公开。

   “得到支持”和“充分公开”是互为补充、互相制约的条款,一项权利要求如果得不到说明书支持,那必然意味着该权利要求涉及的技术方案在说明书中没有充分公开,同理,如果说明书中对于某一项技术方案没有充分公开的话,那么涉及该技术方案的权利要求也不得说明书的支持。(作者:许莉,超凡知识产权服务股份有限公司)




    来源:超凡知识产权


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