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[管理] 商标布局的攻与防 [复制链接]

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  前言

  商标系区分商品和服务来源的标识,其以前述概念在法律上存在;而从商业运营角度上来看,因为商标依据的是在先注册保护原则,具有排他性,需规避权利冲突或排除在先权利障碍才能得以获权,商标则成为一种“稀缺的不可再生的资源”。如何更加有效地获得商标专用权,乃至在自身已有权利范围内形成“强保护”,对于企业的长远发展有着极为重要的作用。

  就目前了解,商标布局在业内少有人提起,笔者认为主要原因在于商标布局系非法律明确规定的概念,而更多是一种商业运营概念。从立法目的及法律适用来看,法律要打击垄断,而企业需要的是,通过商标布局在法律允许的范围内形成有限垄断权,这一定程度上与商标基于使用注册的理论相违背,但作为一种储备资源,在目前商标领域却与“资源论”相契合。

  一、商标布局的多维度保障

  众所周知,商标权利的获得与保护是多层次、多维度的过程,包括商标确权阶段、商标布局保护阶段以及商标排他性维权阶段等。

  商标确权阶段系基于实际使用标识及其对应类别进行申请注册并取得权利的阶段,就大多数企业而言,在该阶段内较多企业往往会选择以自身经营所涉及的核心商标、核心类别为出发点。这一阶段是商标保护的基础,如果核心商标在核心类别上未确权而投入使用或投入巨大的经营成本,则可能意味着将会面临相当大的侵权风险和维权障碍。一旦核心商标确权阶段完成后,基于企业的发展需求,往往就要展开商标布局,以期扩大商标的保护维度。

  商标的布局阶段系在核心商标确权或确权基本无障碍后而进行的扩大保护,将一些可预见、可商业化的标识进行商标注册;在布局时不仅要针对于自身的商标,更加要针对于自身已经使用的其他商业标识进行扩展性防护;此外还要根据自身的经营范围以及发展状况所涉及到具体事项进行一系列规划,形成保护网。如此,一方面可以在常规程度上防止他人进入“网内”,另一方面在他人进入“网内”时,即可予以打击。

  商标排他性维权阶段主要系针对民事侵权及不正当竞争等维权阶段,是维护合法权益及反淡化保护的方式及手段,该阶段内大多数企业都已经有相对稳定的商标权,已经属于商标保护的末端阶段,商标确权与商标布局均已基本完成,前期阶段已经为商标排他性维权阶段奠定了基础。

  从以上可以看出,商标布局作为商标保护的中间环节,可以作为在核心商标确权之后甚至是核心商标提其申请时,针对实际使用范围的扩大保护、储备而具体进行,同时也可以作为打击其他企业侵权行为的基础,更加可以为企业商标商业化的资源储备及运营提供有利保障,是一种可“攻”可“防”的有效手段。

  二、商业标识布局的攻与防

  企业在自身核心商标已经获权,或者至少在获权已经把握非常大的情况下,商标布局即可展开。从商标布局发出时起,其最初的作用为起到“预防”的作用,即“未雨绸缪”;在“防”铺开之后,紧接而来的便是“反守为攻”。

  (一)音、形、义、加减通用词

  1、音、形、义的变形布局

  纵观《商标审查和审理标准》对于商标近似的判断可以看出,读音、字形、含义在商标近似的判断中占据着非常重要的作用,同时“混淆”、“以相关公众的一般注意力为标准”同样作为判断近似的判断影响因素纳入到审查和审理标准中。相应的,在商标布局中,第一步便是应当注重在音、形、义较为近似的范畴内进行,以故有商标为中心,以音、形、义的各种变形向外辐射形成包围圈,对抗欲进入圈内的其他市场主体。

  从读音方面考虑,如:“五粮液”与“大吾粮液”、“剑南春”与“涧楠春”等;
  从字形方面考虑:“清风”与“倩凤”、“喜之郎”与“喜一即”等;
  从含义方面考虑,如:“机器猫”与“哆啦A梦”、“柯南”与“工藤新一”;
  另,“灌篮高手”、“篮球飞人”、“男儿当入樽”(三标识系同一作品在不同版本中的音译标识)。

  2、通用词汇的多种类布局

  除常规的音、形、义以外,目前市场上的行业类型较多,而不同的词汇对应于不同的行业,如“车饰”、“商贸”、“社区”、“视频”等等,这样的词汇一般被称为“通用词”,而纵观目前的商标注册情形,不乏有不同的后缀通用词汇却共存于同样的商品/服务上的情形,造成商标近似风险,可能也会造成实际中核心品牌价值淡化和市场秩序混淆。

  如:“六个核桃”与“六个坚果”、“熊猫读书”与“熊猫鲜果”、“云南白药”与“云南大学”等。

  (二)核心商标的简称及别称

  1、核心商标简称的布局

  “便于记忆”一直的商标能够迅速被消费者识别和传播的重要因素,而消费者基于其他市场主体以及消费习惯的影响,对于某些商标也极有可能将其简单化,在考虑到自身的商标在呼叫时出于便于消费者传颂或者防止他人介入自有市场的考虑,在商标布局时可以在商标的简称方面进行适当考虑,以最大可能确保核心商标的关联商标的唯一市场地位。

  如:“山东大学”、“山西大学”均简称为“山大”;
  “索尼爱立信”被简称为“索爱”;
  “阿迪达斯”被简称为“阿迪”等。

  2、核心商标中文与英文的音译或“别称”的对应布局

  目前国内消费群体对于中文的识别程度远超于英文,甚至是会将英文直接音译为中文;相对应的,基于中文的读音,相近的英文发音也极易被消费者识别为可能具有关联的商标。形成一种“本土化”的认知习惯。

  如:“Kappa”被习惯称呼为“背靠背”;
  “Adidas”有“三叶草”的呼叫、认读习惯;
  “Carrefour”(法语含义为“十字路口”),对应中文为“家乐福”(中国化,家家安乐祥福)等。

  (三)企业名称的简称

  企业名称受《企业名称登记管理规定》等保护和约束,而商标受《商标法》的保护和约束,两种权利在法律上属于两个不同的范畴,但是二者都属于商业标志,在商事经营中会在同样的场合出现,作为与核心商标及重要商标相关联的企业简称,系供消费者识别产品来源的商业标志的一种,代表着企业,与产品同样有着密不可分的关系;另外,对于部分企业而言,核心商标与企业字号或企业名称的简称合二为一。

  如:“六个核桃”商标持有名义为“河北养元智汇饮品股份有限公司”,“养元”作为独立的标识对外使用;
  “雕”、“超能”系纳爱斯集团有限公司所持有,而“纳爱斯”作为企业名称的简称或字号,有独立的品牌价值。

  (四)独创的logo

  在商标审查实践中,一般的图形logo与中英文汉字商标直接认定为近似或者产生混淆的可能性比较小;但是当商标具有一定知名度之后,基于商标唯一对应性的考虑,图形logo与中英文汉字之间的对应性即非常重要。
  如:美国苹果公司“ ”、耐克公司“ ”识别效果极强,消费者对其识别程度不亚于文字识别效果。

  (五)创意来源

  对于许多企业来说,自己的商标并非是无故得来,都表达着一系列文化内涵及独特寓意,即创意来源。

  如:诺亚财富旗下三大品牌:“诺亚财富”(来源于“诺亚方舟”)、“歌斐资产”(来源于“歌斐木”,系打造“诺亚方舟”的神木)、“以诺教育”(来源于《以诺书》)均来源于《圣经》;
  “果壳网”来源于哈姆雷特和霍金《果壳中的宇宙》作品。

  因此,基于自身的商品或服务的特性,在某一特定的固有神话人物、神话事件或其他特殊来源而等选定了自身的品牌,在商标布局中可以将关联的事物进行系列选取,以及类似组合进行布局,形成系列商标保护网。

  (六)独创性广告语

  《商标审查和审理标准》中规定,表示商品或者服务特点的短语或者句子,普通广告宣传用语属于缺乏显著性不得进行商标注册的情形。这一审查规定限制了普通广告语以及缺显的短语和句子的注册,但是,从审查实践上看,具有独创性的语句具有一定申请的可能性。实现自身使用广告语获得最大化保护,降低其他同行业可能摹仿使用的几率,并且一旦出现使用自己权利范围内的广告语,即可以侵权或不正当竞争反守为攻。

  如:“名门之秀五粮春,香醉人间三千年”;
  “钻石恒久远,一颗永流传”;
  “impossible is nothing”等。

  (七)知名企业人物

  企业在设立时,会有自身的法定代表人、执行董事、股东等,而在目前互联网十分发达的情况下,各企业负责人的曝光度亦越来越高,其作为企业的代表人物与企业及商品息息相关,那么在知名企业人物的名称方面进行预先布局也十分重要。

  如,互联网界:马云、马化腾、李彦宏等;
  房地产界:王健林、任志强、王石等;
  演艺界:鹿晗、刘德华、王菲等。

  (八)行业内非通用热词

  每个行业在发展的过程中,会不断产生或衍生出为消费者所“津津乐道”的词汇,并且基于消费群体的庞大,也不乏消费者会针对企业的产品或服务以特殊的语言进行表达,同时企业对于自身的产品或服务有时也会以一定的语言进行表达而成为热门词。具有较高可转换的商业价值,在商标布局时可以予以考虑,形成竞争优势。

  如:“心水好货”、“长草发夹”、“弹幕大神”等。

  (九)其他可商业化的标识

  除以上几种方式外,其他可商业化的标识如部分典型剧作涉及的人物,在进行商标布局时,基于自身的需求以及日后的发展考虑,可以预先进行积极的布局,以防产生难以维权的局面,并且在其他恶意主体存在摹仿行为时,可以即刻予以打击。

  以作品为例,如,
  虚拟的人物形象:《皮皮鲁与鲁西西》中的“皮皮鲁”、《一千零一夜》中“阿里巴巴”、《格林童话》中的“白雪公主”。
  特定场景:《还珠格格》中的“会宾楼”、《楚乔传》中的“唯品阁”;
  特定的标的物:《琅琊榜》中的“赤焰军”、《倚天屠龙记》中的“倚天剑”与“屠龙刀等”。

  总之,在《商标法》以及其他民事法律规定的范围内,尽可能将与自己经营可能相关的商业标识通过拆分与重组,形成不同的商标形态,在商业标识布局的“防”中形成商标保护网,做到未雨绸缪。而在做好了“防”的这一步,在另外一个角度来看,也正因为“防”,其他主体很难触及保护网,布局者也即形成“攻势”,并且一旦其他市场主体触及自己布局的网内,即可“攻”。

  三、商品/服务分类布局的攻与防

  商标与商品/服务是进行商标保护与布局两个重要端口,商标产生商业价值必然与具体的商品或服务相关联。因此,从商品/服务分类布局角度,其也应当且必然与商业标识的布局同时展开,攻防兼备。

  (一)现有商品分类的界限与交叉

  2017年1月1日启用《尼斯分类第十一版2017年文本》,即日常所说的《类似商品和服务区分表》,依据区分表中的规定,各类商品或服务按照已被划定的性质、功能等分布于不同的类别,形成了商品与商品、商品与服务、服务与服务之间的差异。然而,正如《类似商品和服务区分表》中的说明所述,商品和服务项目正不断更新、发展,市场交易的状况不断发生变化;随着这样的变化的产生,难免会在商品、服务相互之间形成交叉;基于商品性质和功能等的不同,分布在不同类别中的商品却又有可能因为市场经济的发展而存在相互交叠的情形。

  常见几种易混淆的场景

  消费对象易混淆:啤酒、白酒分属于《类似商品和服务区分表》第32类与第33类,不构成类似商品/服务,但消费对象及消费习惯具有很强的相关性,易产生实际混淆。

  商品与服务关联易混淆:咖啡与咖啡厅分属《类似商品和服务区分表》第30类与第43类,不构成类似商品/服务,但商品与服务存在密切相关性,消费者在进行具体消费行为中,易造成混淆。

  非规范商品或服务难以界定:新兴的商品或服务在《类似商品和服务区分表》未予明确体现,如,“智能手表”、“大数据服务”、“外卖服务”系非规范商品/服务,具体对应商品/服务类别,难以确定,相关类别一并保护具有必要性。

  应用场景易混淆:指甲油、护甲工具分属《类似商品和服务区分表》第30类与第8类,不构成类似商品,但在应用场景方面具有很强相关性,易造成实际混淆。

  《类似商品和服务区分表》更改:从生产原料来看,白酒和料酒相仿,原均分属于《类似商品和服务区分表》第33类,构成类似商品。而从消费对象和功能用途上来看,料酒作为一种调味品独立存在,与白酒直接饮用的行为习惯有本质上差异,故后料酒调整到30类,与辣椒油、花椒粉等调味品同一群组,与白酒不再构成类似商品。

  那么基于现有商品分类表,以及消费者的认知习惯等情况下,企业该如何展开商品分类布局呢?

  (二)商品类别布局的四个维度

  商品分类保护一般可区分为四个维度,即使用范围、发展范围、保护范围和禁用范围。而无论是互联网企业,还是传统企业或者其他各类企业,在商品的分类保护和布局上,同样可以遵循使用范围、发展范围、保护范围和禁用范围四个维度。


  使用范围通常与企业的核心经营情况相关,如白酒行业结合其使用范围,核心类别第33类,在布局中也应当优先考虑保证该类别获权。从商标布局的攻防性质上,在使用范围即核心类别上的布局,往往属于“防”。

  发展范围即虽然目前尚未涉及,但日后随着企业的发展可能涉及到的领域,或者虽然并不会完全涉及,但若被他人申请注册,将很可能产生实际使用中的混淆,如白酒企业在发展范围内应当在第32类(啤酒)、第35类(替他人推销)等商品或服务上进行布局。发展范围所涉及的类别往往是与企业经营有着密切关联的类别,因此,在这一范围内进行布局,既可以视为是对自身核心类别的防守,同时一旦其他市场主体想要在发展范围上故意摹仿时,即可予以打击。

  保护范围即企业在经营中不会涉及,但是如果被他人注册和使用,将会导致淡化自身商标显著性、商业价值后果,如白酒企业在保护范围内应当在第30类(料酒)、第5类(药酒)、第29类(牛奶)、第30类(茶,咖啡等)、第31类(水果)、第40类(榨水果等饮料加工服务)等商品或服务,那么为了从源头上消除这种可能存在上进行布局,明确了自身的主动地位,形成于己有利的“攻势”。

  禁止范围即企业不会涉及,但是如果被他人注册和使用,将会产生严重丑化自身商标、损害自身市场声誉的后果的情况,如白酒企业在禁止范围内在第5类(失禁用尿布等商品)、第11类(坐便器等商品)、第45类(殡仪等服务)等商品或服务上进行布局。那么,在禁止范围内,企业进行主动防护,对外界来说也可以视为是超出该企业经营范围的布局,自可以明了,该企业是以布局的形式形成锋芒,以尽可能击退来犯的其他市场主体。

  总之,笔者认为,作为消费者,在接触到某一产品或服务时,虽然每项需求和过程是独立的,但是各自独立的行为、目的、范围统一于各类相关消费者主观意识中,确是同时存在的,而并非有此无彼的状态,即接触场合是同一或先后接替的。因此,在进行商品分类布局时,应当充分考虑消费者的主观认识情况,并且通过划分核心与非核心、重要与次要区分使用范围、发展范围、保护范围和禁用范围四个维度进行具体布局,达到“防”与“攻”的相结合。

  四、商标布局的攻防交替

  商标布局以商标的各种形态、类别的各种区分形式形成保护网,以防为先,形成攻势,既是为自己获得竞争优势的“主动进攻”,也是在其他主体形成侵犯时的“被动出击”。

  商标布局系基于企业的现实需求以及发展需要,结合商业标识、商品/服务分类情况、消费者的认知习惯、市场竞争的复杂性等各种因素,预先性地进行全面规划和安排,并且有意识地在领域范围内向外扩张,形成商标保护的全局性。正如笔者在文章伊始所提到的,商标布局作为一种储备资源,在目前商标领域却与“资源论”相契合,预先占有有利地位,方能进可攻、退可守,从而在自身的经营范围之内与外延尽可能的达到有限垄断,实现竞争优势,建立和提升商标价值。(作者:杨柳君,超凡知识产权服务股份有限公司)




       来源:超凡知识产权   *本文仅代表作者个人观点

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