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想搞懂美国商标注册保护制度?看这篇文章就够了! [复制链接]

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发表于 2017-5-5 15:23:01 |显示全部楼层

       美国作为世界超级大国,成为众多国内企业产品出海的首选目的地,产品的出口当然会涉及商标的使用,既然要使用商标,那当然也需要搞懂美国商标注册保护制度并启动注册保护行动。但是,在美国商标注册的过程中,很多企业由于不了解美国商标注册保护制度,经常遭遇官方审查意见、商标被撤销的情况,让企业陷入被动的局面,感叹美国商标制度与中国商标制度的巨大差异,让人难以适从。本文中,笔者将根据多年美国商标代理经验,对美国商标注册保护制度进行归纳总结,为企业顺利注册并维护美国商标提供绵薄之力。


       一、注册保护途径


       美国商标注册申请方式主要包含单一国家注册和马德里商标国际注册指定保护美国。单一国家注册指申请人直接向美国专利商标局提交注册申请的方式进行商标注册保护。此外,美国也是《商标国际注册马德里协定有关议定书》的缔约方,申请人还可以通过提交马德里商标国际注册申请领土延伸至美国。其中,美国单国商标注册的方式相对比较复杂,可以基于以下四种基础提交,下面进行重点讲述:


       1、基于实际使用提交申请:实际使用是指申请人在提交美国商标注册申请时已经在美国将商标投入使用,需要在提交商标注册申请时一并提交使用证据。


       2、基于意向使用提交申请:意向使用是指申请人在提交美国商标注册申请时还尚未在美国将商标投入使用,但是申请人有在美国将商标投入使用的真诚意图。


      以意向使用为基础提交的美国商标注册申请,在商标审查通过后美国专利商标局会将商标予以公告,若在公告期内无人异议或异议不成功,则美国专利商标局会在公告期结束后下发核准通知书,并要求申请人自通知日起六个月内提交使用证据,若申请人在规定的期限内仍然无法提供使用证据,可以申请延长该期限,每次可以延长六个月,理论上来说最多可以延长五次,但是每次延期均会产生一定的费用且越往后面延期的难度越大。若申请人未在规定期限提交使用证据或办理延期申请,则美国专利商标局将视为申请人放弃该商标注册申请。


       3、基于国内注册基础提交申请:基于国内注册基础指的是申请人打算在美国申请的商标在国内已经核准注册,需要在提交美国注册申请时一并提交国内商标注册证。


       4、基于国内申请基础提交申请:基于国内申请基础指的是申请人打算在美国申请的商标在国内已经提交注册申请,且需要在国内商标申请日起六个月内提交美国商标注册申请,即我们通常了解的要求国内申请的优先权。基于这种基础提交的美国注册申请,后期仍然需要提交商标在国内的注册证。


      此外,基于国内注册或申请基础提交美国申请,需要满足以下前提条件:第一,打算在美国注册保护的商标必须和在国内注册的商标一致;第二,打算在美国注册保护的商品不得超过国内注册核准保护的商品范围;第三,在美国注册商标的名义地址必须和国内商标的注册人名义地址一致。


      二、商品的选择


      与中国商标注册相比,美国商标注册不限制商品的数量,但不代表就可以随意扩大商品范围。美国商标保护采用“使用在先”的原则,通过商标在美国的实际使用获得商标权,注册仅仅是为了增强商标权的效力。并且,美国商标涉及提交使用证据,虽然通常情况下只需提交部分商品的使用证据即可,但是需要宣誓已经在注册的全部商品上使用商标,若申请人未在全部商品上使用商标却仍然作此声明,则有违诚实信用原则,可能导致后期商标被撤销。因此,在美国注册商标时选择的商品最好是在美国有实际出口需求的产品,不能盲目扩大保护范围。


      此外,虽然美国也遵循尼斯分类的原则,但是其还有独特的商品规范标准,要求对商品进行具体描述,认为尼斯分类中的部分商品描述过于笼统,美国专利商标局的官方网站上有提供可接受商品服务的检索,申请人在注册商标时可以参考。


       三、商标后续维持


       1、使用证据


       虽然美国商标注册申请可以采用单一国家注册和马德里国际注册,并且单一国家注册还可采用四种基础提交,但是,无论采取何种方式提交,在商标注册以后均需要按照美国商标法的规定在注册日起5-6年内以及注册后每十年向美国专利商标局提交使用证据。若在规定期限内未提交使用证据,还可在六个月的宽限期内补交使用证据,但是会产生一定的罚金。提交使用证据通常需要1-2张表明商标在指定商品上在美国实际使用的图片,并且宣誓商标已经在全部商品上进行使用。若商标仅在部分注册的商品上进行使用,则需将未投入实际使用的商品删除。


      2、不可争辩性宣誓


     此外,申请人在提交5-6年使用证据的同时还可考虑提交“不可争辩性宣誓”。若在提交使用宣誓时一并提交“不可争辩性宣誓” ,在核准后则任何人不能因缺乏显著性或在先使用等理由对该注册商标提出撤销。


      3、续展


      美国单国注册的商标,注册后有效期自注册日起十年,可在到期日前一年内提交续展申请。若在规定期限内未提交续展申请,还可在六个月的宽展期内提交续展申请,但是会产生一定的罚金。商标续展完成后,有效期仍然为十年。

对于通过马德里商标国际注册申请领土延伸至美国的,申请人不能直接在美国专利商标局提交续展申请,而需根据马德里商标的有效期情况在世界知识产权组织国际局办理商标续展申请,国际局核准续展申请后会将续展核准信息通知到美国专利商标局,商标会在美国继续有效。通过马德里体系注册的商标,注册后有效期自国际注册日起十年,可在到期日前半年内提交续展申请。若在规定期限内未提交续展申请,还可在六个月的宽展期内提交续展申请,但是会产生一定的罚金。商标续展完成后,有效期仍然为十年。


       综上,美国商标注册与国内商标注册在注册方式、注册流程、后期维护等方面均存在较大差异,熟悉掌握美国商标注册及后期维持制度,有利于企业更加高效、便捷地管理美国商标。(作者:薛友飞, 超凡知识产权服务股份有限公司)





       来源:超凡知识产权


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